Il marchio d’impresa, storicamente, è considerato lo strumento di identificazione, differenziazione e consolidamento della reputazione commerciale. Il segno distintivo consiste in elementi grafici o denominativi capaci di sintetizzare l’identità imprenditoriale, la qualità dei prodotti o dei servizi offerti e la percezione del pubblico di riferimento. I
Invero, la registrazione del marchio consente di attribuire al titolare un diritto di esclusiva sul segno, rafforzando la posizione competitiva dell’impresa e ponendo le basi per una valorizzazione economica del brand anche in termini di licenza, cessione o sfruttamento commerciale.
In assenza di registrazione del marchio, l’uso di fatto del segno espone l’imprenditore a rischi come, ad es., contestazioni di anteriorità, opposizioni o azioni di contraffazione da parte di soggetti che abbiano provveduto a formalizzare il proprio diritto.
Il presente contributo si propone di offrire una guida sintetica alla registrazione del marchio, analizzando le modalità operative previste dalla procedura nazionale dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e dalla procedura europea dinanzi all’EUIPO, con particolare attenzione ai profili che rendono opportuno il supporto professionale di un avvocato.
Cos’è il marchio d’impresa?
Il marchio d’impresa è il segno distintivo che consente di individuare e differenziare sul mercato i prodotti o i servizi di un operatore economico rispetto a quelli offerti da altri soggetti.
La nozione giuridica trova fondamento, nell’ordinamento interno, nell’art. 7 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della Proprietà Industriale, il quale stabilisce che «possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare».
La disciplina nazionale si coordina con il diritto dell’Unione Europea, in particolare con il Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea, che prevede un titolo unitario avente efficacia in tutti gli Stati membri.
La registrazione del marchio presuppone la sussistenza di requisiti sostanziali, primo fra tutti il carattere distintivo, inteso quale capacità del segno di svolgere una funzione identificativa dell’origine imprenditoriale del prodotto o del servizio. Il segno non deve essere descrittivo delle caratteristiche essenziali dei beni o servizi, né generico o divenuto di uso comune nel linguaggio commerciale.
Ulteriori impedimenti assoluti alla registrazione del marchio riguardano, tra l’altro, i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, nonché quelli idonei a trarre in inganno il pubblico circa la natura o la provenienza dei prodotti.
Accanto agli impedimenti assoluti operano gli impedimenti relativi, che attengono alla tutela di diritti anteriori di terzi, quali marchi precedentemente registrati o notori, denominazioni sociali, ditti, insegne e altri segni distintivi. In tali ipotesi, la registrazione del marchio può essere oggetto di opposizione o, successivamente, di azione di nullità.
Quali tutele offre la registrazione del marchio?
La registrazione del marchio attribuisce al titolare un diritto di esclusiva avente ad oggetto il segno così come depositato e registrato, in relazione ai prodotti o ai servizi indicati nelle classi prescelte (sulle classi v. infra). L’oggetto della tutela non si esaurisce nella mera riproduzione identica del marchio, ma si estende anche ai segni che, pur presentando differenze formali, risultino identici o simili sotto il profilo visivo, fonetico o concettuale, qualora sussista un rischio di confusione per il pubblico di riferimento.
La registrazione del marchio consente, pertanto, di impedire non soltanto l’uso di un segno perfettamente coincidente, ma anche di varianti che possano generare un’associazione indebita con l’impresa titolare. A titolo esemplificativo, ove un’impresa registri un marchio denominativo per servizi sanitari in una determinata classe, la tutela coprirà non solo l’uso del medesimo nome da parte di terzi per servizi identici, ma potrà estendersi anche a denominazioni graficamente o foneticamente simili, qualora idonee a ingenerare confusione nel consumatore medio.
Analogamente, nel caso di un marchio figurativo composto da un elemento grafico distintivo, la registrazione del marchio consente di contrastare l’adozione di loghi che riproducano in modo sostanzialmente analogo l’impianto iconografico o i tratti essenziali del segno registrato.
La portata della tutela varia in funzione dell’estensione territoriale del titolo e dell’ambito merceologico prescelto. La registrazione del marchio nazionale produce effetti nel territorio dello Stato, mentre la registrazione del marchio dell’Unione Europea garantisce una protezione unitaria in tutti gli Stati membri. In entrambi i casi, il diritto esclusivo attribuisce al titolare la possibilità di agire in sede civile per ottenere l’inibitoria dell’uso illecito, il risarcimento del danno e la rimozione degli effetti della violazione, oltre ad attivare strumenti cautelari volti a prevenire l’aggravarsi del pregiudizio.
Registrazione del marchio a livello nazionale: la procedura dinanzi all’UIBM
A livello nazionale la registrazione del marchio si perfeziona mediante deposito della domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), oggi normalmente eseguito attraverso la piattaforma dei Servizi OnLine.
In questa fase iniziale, la registrazione del marchio richiede l’indicazione del soggetto richiedente (persona fisica o giuridica), del suo rappresentante (avvocato, procuratore) e del domicilio elettivo per le comunicazioni; qualora vi siano più aventi diritto, la domanda può essere presentata anche in contitolarità, indicando i contitolari e la ripartizione delle rispettive quote, secondo una logica pro quota tipica della comunione sul bene immateriale, utile soprattutto quando il marchio è destinato a essere gestito congiuntamente (ad esempio in iniziative imprenditoriali “a più mani”).
Quanto al contenuto tecnico della domanda, la registrazione del marchio postula la selezione della tipologia del segno (ad esempio denominativo o figurativo), la sua riproduzione e, ove opportuno, una descrizione neutra del marchio, soprattutto quando l’elemento figurativo presenti caratteristiche che si intendono circoscrivere con precisione.
Elemento fondamentale è poi l’indicazione dei prodotti e servizi per i quali si richiede tutela, mediante selezione delle classi della Classificazione di Nizza e della relativa lista merceologica. L’UIBM procederà, dunque, alla verifica preliminare di “ricevibilità” della domanda, volta ad accertare che la la stessa sia compilata nei suoi elementi essenziali.
La domanda telematica si accompagna al pagamento delle somme dovute; sul sito istituzionale è espressamente richiamata, per il deposito telematico, un’imposta di bollo “omnicomprensiva” (indicata in euro 48) e la variabilità delle tasse in funzione del tipo di deposito e del numero delle classi rivendicate.
All’interno di questo perimetro si colloca la procedura accelerata, comunemente denominata “fast track”, che non costituisce un diverso titolo di tutela, ma un diverso “canale” di trattazione amministrativa della domanda di registrazione del marchio.
L’UIBM chiarisce che il fast track è utilizzabile solo per i depositi telematici e segue le regole del deposito telematico quanto a firma digitale, marca da bollo e procedura, aggiungendo che per accedervi il richiedente deve utilizzare esclusivamente i prodotti e servizi inclusi nella vigente classificazione di Nizza presente nel sistema, evitando la scelta “libera”; ciò consente di ridurre i tempi dell’esame di merito, poiché la corrispondenza tra classe e prodotti/servizi viene gestita automaticamente in fase di deposito.
Una volta depositata la domanda, l’UIBM procede all’esame secondo l’ordine cronologico di deposito e distingue una verifica di ricevibilità e un esame di merito, precisando che l’Ufficio non effettua ricerche di anteriorità volte ad accertare la “novità” del marchio, profilo che resta affidato alla diligenza preventiva del depositante e, soprattutto, al sistema dell’opposizione e alle successive azioni di nullità/contraffazione.
L’esame di merito è volto a verificare che il marchio presenti i requisiti di legge e che i prodotti e servizi siano correttamente indicati e appartenenti alla classe richiesta; in presenza di criticità l’Ufficio trasmette comunicazioni ufficiali (rilievi) al domicilio elettivo, assegnando un termine per replicare o integrare, con la conseguenza che la mancata risposta o una risposta non idonea a superare il rilievo può condurre al rigetto della domanda.
Se la domanda supera l’esame e risulta “registrabile”, viene pubblicata nel Bollettino delle domande registrabili e si apre la fase in cui “chiunque abbia titolo” può opporsi alla registrazione del marchio: l’UIBM indica espressamente che l’opposizione deve essere proposta entro tre mesi dalla pubblicazione; decorso tale termine senza opposizioni, la domanda viene registrata.
Registrazione del marchio a livello europeo: la procedura dinanzi all’EUIPO
La registrazione del marchio può essere richiesta, in alternativa al deposito nazionale, mediante presentazione di una domanda di marchio dell’Unione Europea presso l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO). La differenza sostanziale rispetto alla registrazione del marchio nazionale risiede nella natura unitaria del titolo: il marchio UE produce effetti simultaneamente in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e costituisce un diritto indivisibile, che non può essere limitato territorialmente a singoli Paesi.
La procedura si svolge integralmente online attraverso il portale ufficiale EUIPO. Il richiedente, previa registrazione e autenticazione, compila la domanda inserendo i dati del titolare, l’eventuale rappresentante, la riproduzione del segno e l’indicazione dei prodotti e servizi secondo la classificazione di Nizza. Anche a livello europeo la corretta individuazione delle classi riveste un ruolo determinante, poiché delimita l’ambito oggettivo della tutela e incide direttamente sulle tasse dovute.
Una volta depositata la domanda e versati gli importi previsti, EUIPO procede a un esame formale e a una verifica degli impedimenti assoluti alla registrazione, quali la mancanza di carattere distintivo o la contrarietà all’ordine pubblico. Diversamente da quanto talvolta si ritiene, l’Ufficio non rigetta d’ufficio la domanda per conflitto con diritti anteriori di terzi. Tuttavia, a differenza del sistema nazionale, EUIPO effettua una ricerca automatizzata di anteriorità e trasmette ai titolari di marchi anteriori potenzialmente confliggenti una comunicazione informativa (alert).
La domanda, ove superi l’esame preliminare, viene pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione Europea. Dalla data di pubblicazione decorre un termine di tre mesi entro il quale i titolari di diritti anteriori possono proporre opposizione. In assenza di opposizioni, o a seguito della loro definizione favorevole al richiedente, la registrazione del marchio viene concessa con effetti retroattivi alla data di deposito e con durata decennale rinnovabile.
Sotto il profilo economico, la registrazione del marchio europeo comporta costi significativamente superiori rispetto al deposito nazionale. Le tasse ufficiali EUIPO prevedono un importo base per la prima classe e maggiorazioni per le classi ulteriori; complessivamente, la registrazione del marchio UE può risultare anche tre o quattro volte più onerosa rispetto alla registrazione del marchio nazionale presso l’UIBM, soprattutto quando si richiedano più classi.
Registrazione a livello italiano o europeo? Criteri di scelta
La scelta tra registrazione del marchio nazionale e registrazione del marchio dell’Unione Europea deve essere compiuta alla luce di una ponderazione complessiva degli interessi imprenditoriali coinvolti. Il marchio nazionale produce effetti esclusivamente nel territorio dello Stato italiano, offrendo una tutela circoscritta ma pienamente efficace nel mercato interno. Il marchio dell’Unione Europea, invece, attribuisce un diritto unitario valido in tutti gli Stati membri, con la conseguenza che la protezione si estende simultaneamente a un mercato significativamente più ampio.
Dal punto di vista strategico, la registrazione del marchio nazionale può risultare adeguata per imprese che operano prevalentemente in ambito locale o nazionale e che intendano contenere i costi iniziali di protezione del segno. La registrazione del marchio europeo, al contrario, si rivela particolarmente opportuna per società che svolgono attività di commercio elettronico, esportazione o prestazione di servizi digitali transfrontalieri, ove il rischio di conflitti in altri Stati membri sia concreto. Rileva anche, tra i criteri di scelta, la circostanza che l’impresa sia titolare di un brevetto.
Occorre tuttavia considerare che la natura unitaria del marchio UE comporta anche un rischio unitario: un’eventuale opposizione fondata su un diritto anteriore esistente in un solo Stato membro può pregiudicare l’intera domanda.
Vi è inoltre una differenza rilevante in termini di impatto economico e gestionale. La registrazione del marchio nazionale comporta costi più contenuti e una gestione amministrativa più semplice; la registrazione del marchio europeo, pur più onerosa, consente di evitare la frammentazione della tutela in più titoli nazionali e garantisce un’uniformità di protezione particolarmente funzionale in un contesto di mercato integrato.
La valutazione comparativa tra le due opzioni deve dunque essere condotta con attenzione, con il supporto di un professionista, tenendo conto della dimensione dell’impresa, dei mercati di riferimento, della presenza di concorrenti esteri e delle prospettive di sviluppo nel medio-lungo periodo.
La ricerca di anteriorità e scelta delle classi
Prima di procedere alla registrazione del marchio, è opportuno svolgere un’attenta attività preliminare volta a verificare la disponibilità del segno e la corretta delimitazione dell’ambito di tutela richiesto. La fase della ricerca di anteriorità permette di prevenire opposizioni, azioni di nullità o controversie per contraffazione. Tale verifica dovrebbe essere condotta non solo sui registri nazionali, ma, ove si intenda procedere a una registrazione del marchio con estensione europea o con prospettive di internazionalizzazione, anche sulle banche dati dell’Unione Europea e, se del caso, internazionali.
La ricerca dovrebbe estendersi ai marchi simili sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, valutando il rischio di confusione in relazione ai prodotti o servizi interessati.
Parimenti determinante è la scelta delle classi di prodotti e servizi secondo la Classificazione di Nizza, sistema internazionale adottato in virtù dell’Accordo di Nizza del 1957 e periodicamente aggiornato. Tale classificazione suddivide i prodotti e i servizi in quarantacinque classi: dalla classe 1 alla classe 34 sono ricompresi i prodotti, mentre dalla classe 35 alla classe 45 sono elencati i servizi. Ciascuna classe contiene una descrizione generale e un elenco esemplificativo di voci merceologiche. La registrazione del marchio tutela esclusivamente i prodotti e i servizi espressamente indicati nella domanda e ricompresi nelle classi selezionate; non esiste, dunque, una protezione “generale” su tutte le attività economiche.
Un’erronea individuazione delle classi può comportare una tutela insufficiente rispetto all’effettiva attività dell’impresa, ad esempio qualora un operatore attivo nel settore farmaceutico registri il marchio limitatamente ai servizi medici senza considerare eventuali attività di consulenza, formazione o commercializzazione di prodotti correlati.
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Pur essendo accessibile anche al singolo imprenditore attraverso le piattaforme telematiche istituzionali, la registrazione del marchio presenta elementi di criticità che rendono opportuno il supporto di un avvocato. L’apparente semplicità della procedura di deposito non deve indurre a sottovalutare la complessità delle valutazioni sottese alla scelta del segno, alla delimitazione delle classi e alla verifica dei rischi di conflitto con diritti anteriori.
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