La vocazione unitaria del marchio europeo rende – come noto – particolarmente rigoroso il vaglio dei requisiti di registrazione, soprattutto nei casi in cui il segno richiesto presenti una struttura linguistica semplice, un contenuto promozionale o una immediata attitudine evocativa rispetto ai servizi rivendicati.
In questi casi, infatti, il confine tra segno percepito come indicatore di origine imprenditoriale e segno inteso dal pubblico come mera espressione descrittiva, elogiativa o funzionale diviene particolarmente sottile, con conseguenze decisive sul piano dell’accesso alla tutela.
Su questo tema si è di recente espressa la Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO (procedimento R 2126/2024-5 ILOVEPDF, decisione del 5 febbraio 2026), che offre un’occasione particolarmente utile per tornare a riflettere sul requisito del carattere distintivo del marchio europeo e, soprattutto, sulle condizioni alle quali un segno originariamente privo di distintività possa nondimeno accedere alla registrazione in forza del carattere distintivo acquisito mediante l’uso.
Obiettivo del presente contributo è, dunque, quello di fornire una ricostruzione giuridica dei principi rilevanti in materia di marchio europeo, soffermandosi sia sulla disciplina generale della registrazione, sia sulle specifiche questioni affrontate dalla decisione EUIPO in commento.
Marchio europeo e requisiti di registrazione: l’art. 7 RMUE
L’art. 7 del Regolamento sul Marchio nell’Unione Europea (RMUE, Regolamento UE 2017/1001) individua gli impedimenti assoluti alla registrazione e definisce, in negativo, i requisiti minimi che il segno deve possedere per accedere alla tutela.
Tra le varie ipotesi previste dall’art. 7, assumono particolare rilievo – anche in relazione al caso in commento – quelle di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1. La lettera b) esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo; la lettera c) riguarda i segni composti esclusivamente da indicazioni che possono servire a designare caratteristiche del prodotto o del servizio, come specie, qualità, destinazione o provenienza; la lettera d), infine, colpisce i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini del commercio.
Si tratta di elementi strettamente connessi, accomunati dalla medesima ratio: evitare che il marchio europeo comporti l’appropriazione esclusiva di espressioni che il pubblico non percepisce come indicatori di origine imprenditoriale, ma come semplici formule descrittive, informative, promozionali o correnti.
Accanto a tali ipotesi, l’art. 7 contempla ulteriori cause di esclusione, relative, tra l’altro, ai segni costituiti dalla forma del prodotto imposta dalla sua natura o necessaria per ottenere un risultato tecnico, ai marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume, ai segni ingannevoli e a quelli in conflitto con denominazioni protette, indicazioni geografiche, emblemi pubblici o altre situazioni di interesse generale.
Di particolare importanza è poi il paragrafo 2, secondo cui gli impedimenti assoluti operano anche se sussistono soltanto per una parte dell’Unione. Tale regola riflette la natura unitaria del marchio europeo: poiché il titolo produce effetti sull’intero territorio dell’Unione, non può essere registrato un segno che risulti inammissibile anche solo in una porzione del mercato europeo.
Infine, il paragrafo 3 introduce una rilevante eccezione, stabilendo che i divieti di cui alle lettere b), c) e d) non si applicano se il segno ha acquistato carattere distintivo in seguito all’uso per i prodotti o i servizi rivendicati. In tal modo, il regolamento ammette che anche un segno originariamente debole possa divenire registrabile come marchio europeo, purché il richiedente dimostri che il pubblico lo percepisce ormai come indicatore di origine commerciale.
Proprio questa disposizione costituisce il fulcro della vicenda ILOVEPDF, nella quale la questione non riguardava più soltanto l’assenza di distintività originaria, ma la prova, particolarmente rigorosa, del successivo carattere distintivo acquisito mediante l’uso.
Il carattere distintivo del marchio europeo tra funzione di origine e interesse generale
Il requisito del carattere distintivo esprime la ragione stessa per cui l’ordinamento accorda una tutela esclusiva sul segno e rende possibile la registrazione del marchio europeo. Un marchio, infatti, non è protetto in quanto semplicemente originale, gradevole o efficace sotto il profilo comunicativo, ma in quanto idoneo a svolgere una funzione precisa nel mercato: consentire al pubblico di riconoscere l’origine imprenditoriale dei prodotti o dei servizi contraddistinti.
Quanto al marchio europeo, la distintività va dunque intesa come capacità del segno di individualizzare, nella percezione del pubblico di riferimento, un determinato operatore economico rispetto agli altri concorrenti. Ne consegue che il giudizio sulla registrabilità non può mai essere svolto in astratto, ma deve essere condotto tenendo conto, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione e, dall’altro, della percezione concreta del pubblico rilevante.
Proprio per questa ragione, il carattere distintivo si pone al punto di equilibrio tra tutela dell’impresa e salvaguardia dell’interesse generale. Se, da un lato, il marchio europeo serve a proteggere l’identità commerciale dell’operatore e il valore economico del segno, dall’altro esso non può risolversi nell’attribuzione monopolistica di espressioni che il mercato deve poter continuare a utilizzare liberamente.
Il diritto non accorda tutela al segno in sé, ma in quanto percepito come indicatore di provenienza. Quando invece il pubblico vi coglie soltanto un messaggio promozionale, una formula descrittiva o un’espressione d’uso comune, viene meno il presupposto che giustifica l’attribuzione della privativa.
È in questa prospettiva che si comprende il rigore con cui la giurisprudenza unionale valuta i segni deboli o semanticamente trasparenti, specie nel contesto digitale, dove il confine tra nome del servizio, slogan commerciale e marchio europeo può diventare particolarmente sottile.
Il caso ILOVEPDF: il rigetto del marchio europeo per difetto di distintività
La vicenda decisa dalla Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO offre un esempio particolarmente significativo delle difficoltà che possono emergere, nella prassi applicativa, quando la domanda di marchio europeo ha ad oggetto un segno fortemente evocativo o semanticamente trasparente rispetto ai servizi rivendicati.
Nel caso di specie, la società richiedente aveva domandato la registrazione del segno denominativo ILOVEPDF per una serie di servizi rientranti nella classe 42, tra i quali figuravano, in particolare, la progettazione e lo sviluppo di software, i servizi scientifici e tecnologici, nonché i servizi di piattaforma come servizio (PaaS) e software come servizio (SaaS).
Si trattava, dunque, di un segno richiesto per servizi strettamente collegati all’elaborazione documentale e all’utilizzo digitale del formato PDF, in un contesto economico caratterizzato da forte specializzazione tecnologica ma, al tempo stesso, da ampia accessibilità per il pubblico degli utenti digitali.
Il cuore della controversia risiede nel fatto che il segno ILOVEPDF è stato ritenuto, sin dall’origine, non idoneo a essere percepito come marchio europeo in senso proprio. Tanto l’esaminatore, quanto la Commissione di ricorso hanno infatti rilevato che l’espressione in questione non sarebbe stata colta dal pubblico come indicazione dell’origine commerciale dei servizi, bensì come un messaggio promozionale ed elogiativo, idoneo a evocare un apprezzamento positivo nei confronti del formato PDF o dell’esperienza d’uso connessa ai servizi offerti.
In questa prospettiva, il segno non è stato considerato distintivo, ma come una formula che esprime adesione, gradimento o valorizzazione del servizio, rimanendo quindi sul piano comunicativo e descrittivo, senza assolvere alla funzione tipica del marchio europeo.
Sotto questo profilo, la decisione si inserisce in un orientamento consolidato secondo cui il fatto che un segno sia facilmente memorizzabile, accattivante o efficace sotto il profilo commerciale non implica, di per sé, che esso sia registrabile come marchio europeo. Al contrario, proprio i segni costruiti come slogan semplici, formule promozionali o espressioni immediatamente comprensibili dal pubblico possono risultare deboli sul piano distintivo, ove non si dimostri che il consumatore li percepisce come veri indicatori di provenienza imprenditoriale.
Nel caso ILOVEPDF, la combinazione tra la formula inglese “I LOVE” e l’acronimo universalmente noto “PDF” ha indotto gli organi dell’EUIPO a escludere il carattere distintivo originario del segno, aprendo così il successivo e più complesso terreno della verifica del carattere distintivo acquisito mediante l’uso.
Marchio europeo e carattere distintivo acquisito mediante l’uso. La funzione dell’art. 7, par. 3, RMUE
Una volta accertato che il segno richiesto è originariamente privo di carattere distintivo, il sistema del marchio europeo non preclude in modo assoluto l’accesso alla registrazione, ma consente al richiedente di invocare il meccanismo previsto dall’art. 7, par. 3, RMUE.
Tale disposizione introduce un’eccezione rilevante, poiché ammette che anche un segno inizialmente debole, descrittivo o semanticamente trasparente possa divenire registrabile quando, per effetto dell’uso concretamente fattone sul mercato, abbia acquistato la capacità di identificare l’origine imprenditoriale dei prodotti o dei servizi rivendicati.
In altri termini, il diritto riconosce che la distintività non è necessariamente una qualità originaria del segno, ma può essere il risultato di un processo di consolidamento nella percezione del pubblico.
È proprio in questa prospettiva che si colloca la nozione di carattere distintivo acquisito mediante l’uso, frequentemente richiamata, anche in chiave comparatistica, con l’espressione secondary meaning. Ciò che rileva, tuttavia, non è la sola notorietà del segno, né il successo economico del servizio cui esso è associato, ma un dato più specifico e giuridicamente qualificato: il fatto che il pubblico di riferimento, o quantomeno una sua parte significativa, percepisca quel segno come marchio, ossia come indicazione dell’origine commerciale dei servizi offerti da una determinata impresa.
Ne consegue che il richiedente non può limitarsi a dimostrare l’ampia diffusione del nome, del dominio o del software ma deve fornire la prova che il significato originario, descrittivo o promozionale, sia stato in qualche misura superato da una nuova percezione distintiva.
Nel caso ILOVEPDF, questo passaggio è stato decisivo. Esclusa in via definitiva la distintività originaria del segno, l’unica strada residua per la registrazione del marchio europeo consisteva infatti nel dimostrare che l’uso del segno, anteriore alla data di deposito della domanda, avesse già determinato nel pubblico una stabile associazione tra quel nome e una specifica origine imprenditoriale.
La decisione dell’EUIPO risulta particolarmente significativa proprio perché chiarisce, con approccio rigoroso, che il carattere distintivo acquisito non può essere presunto sulla base della notorietà del servizio, ma deve essere oggetto di una prova puntuale, territorialmente adeguata e riferita alla percezione effettiva del pubblico.
L’ambito territoriale della prova nel marchio europeo
Uno dei profili di maggiore interesse della decisione riguarda la delimitazione territoriale della prova del carattere distintivo acquisito mediante l’uso. Nel caso di specie, il rigetto originario della domanda era stato fondato, in sede di esame, sulla percezione del segno nei territori di lingua inglese presi in considerazione, in particolare Irlanda e Malta. Tuttavia, nel successivo segmento procedimentale relativo all’art. 7, par. 3, RMUE, la Commissione di ricorso ha chiarito che la prova del carattere distintivo acquisito non poteva arrestarsi a quei soli territori, ma doveva estendersi all’intera Unione europea.
La ragione di tale conclusione risiede nella struttura stessa del marchio europeo e nella giurisprudenza unionale richiamata dalla decisione. Se è vero, infatti, che per respingere una domanda di registrazione può essere sufficiente accertare l’esistenza dell’impedimento assoluto anche solo in una parte dell’Unione, è altrettanto vero che, per superare tale impedimento facendo leva sul carattere distintivo acquisito, il richiedente deve dimostrare che il segno ha acquistato capacità distintiva in tutti i territori nei quali esso era originariamente privo di distintività.
La Commissione ha osservato che l’espressione inglese “I LOVE”, in quanto formula basilare e ampiamente comprensibile, unitamente all’acronimo “PDF”, noto in tutta l’Unione come riferimento al “Portable Document Format”, rendeva il segno semanticamente intelligibile ben oltre Irlanda e Malta. Di qui l’estensione dell’onere probatorio all’intero territorio unionale.
Un ulteriore profilo attiene alla qualità e alla struttura delle prove necessarie per dimostrare che un segno, originariamente privo di distintività, abbia acquisito attraverso l’uso i requisiti per essere registrato come marchio europeo.
La Commissione di ricorso ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza unionale: non tutte le prove hanno il medesimo valore dimostrativo, e soprattutto non ogni indice di diffusione commerciale del segno è sufficiente a provare che il pubblico lo percepisca come indicatore di origine.
Il cuore dell’accertamento richiesto dall’art. 7, par. 3, RMUE non è infatti la mera esistenza di un’intensa attività economica connessa al segno, bensì la prova che il pubblico rilevante abbia sviluppato, rispetto a quel segno, una vera percezione distintiva.
In questa prospettiva, la decisione distingue con chiarezza tra prove dirette e prove secondarie. Le prime sono costituite, in particolare, da sondaggi, indagini di mercato, dichiarazioni di camere di commercio, associazioni professionali o altri organismi indipendenti, cioè da elementi idonei a misurare in modo immediato il grado di riconoscimento del segno come marchio europeo presso il pubblico di riferimento.
Le seconde comprendono, invece, dati di vendita, materiale pubblicitario, durata dell’uso, traffico web, fatture, rassegna stampa, recensioni, ranking digitali e altri elementi che possono certamente descrivere la presenza del segno sul mercato, ma che non dimostrano automaticamente la sua percezione come marchio. Tali secondi elementi, secondo la Commissione, possono avere una funzione corroborativa, ma non possono sostituire il nucleo essenziale della prova.
La popolarità del servizio online e la percezione del marchio sono due piani giuridicamente distinti
Tra i passaggi più rilevanti della decisione vi è la netta distinzione, tracciata dalla Commissione di ricorso, tra la popolarità di un servizio digitale e la prova della capacità distintiva del segno come marchio europeo.
Si tratta di un chiarimento di particolare importanza per la digital economy, nella quale molte imprese operano attraverso piattaforme online, applicazioni o strumenti digitali il cui nome coincide, di fatto, con il dominio internet, con la denominazione commerciale del servizio o con una formula immediatamente evocativa della sua funzione. Il successo del servizio potrà anche essere anche molto elevato, ma ciò non implica automaticamente che il pubblico percepisca il nome utilizzato come marchio in senso tecnico-giuridico.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva valorizzato una pluralità di elementi atti a dimostrare la forte diffusione del segno ILOVEPDF nel mercato digitale: il volume del traffico web, il numero di utenti, la presenza del sito in più lingue, la visibilità nei motori di ricerca, il posizionamento in classifiche di settore, le recensioni e perfino la rilevante valutazione economica del dominio internet.
La Commissione, tuttavia, ha escluso che tali elementi potessero considerarsi di per sé decisivi, osservando che il fatto che un elevato numero di utenti visiti il sito della richiedente o utilizzi i suoi servizi non comporta, in via automatica, che quegli stessi utenti considerino il segno come un marchio europeo per i servizi offerti.
Ciò che l’ordinamento richiede è – secondo la Commissione – la dimostrazione che il pubblico abbia superato il significato descrittivo, funzionale o promozionale del segno, attribuendogli invece una funzione di identificazione dell’origine imprenditoriale.
Supporto legale qualificato in ambito marchi e tutela della proprietà industriale
La decisione resa nel caso ILOVEPDF conferma, con particolare chiarezza, che la registrazione di un marchio europeo non può fondarsi sul solo successo commerciale del servizio o sulla notorietà del segno nell’ambiente digitale, ma richiede la prova rigorosa che il pubblico lo percepisca come autentico indicatore di origine imprenditoriale.
La tutela del marchio europeo impone una riflessione preventiva sulla forza distintiva del segno, sull’estensione territoriale della sua percezione e sulla qualità delle prove che potranno eventualmente sorreggere una domanda di registrazione.
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