La cessione software è l’operazione attraverso la quale possono essere trasferiti, in tutto o in parte, i diritti di utilizzazione economica su un programma informatico. Nella prassi, tuttavia, i rapporti tra chi sviluppa il software, chi ne commissiona la realizzazione sono spesso lasciati a un accordo verbale o addirittura “implicito” tra le parti. Ne derivano spesso enormi incertezze in ordine all’estensione dei diritti acquisiti e alle attività che ciascuna parte è legittimata a svolgere.
Per tale ragione, è importante che la cessione software sia formalizzata mediante un accordo scritto, capace di individuare con chiarezza l’oggetto del trasferimento, i diritti coinvolti e gli impegni delle parti.
Il presente articolo si propone di esaminare la disciplina applicabile alla cessione software, chiarendone la funzione, le principali clausole e le differenze rispetto alla licenza d’uso.
La disciplina della cessione software nell’ordinamento italiano
Il contratto di cessione software non trova, nell’ordinamento italiano, una disciplina contrattuale organica dedicata esclusivamente a tale operazione. Il suo inquadramento richiede, pertanto, di coordinare le norme generali del codice civile in materia di contratti con le disposizioni speciali poste a tutela dei programmi per elaboratore.
Il principale riferimento normativo è costituito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia didiritto d’autore, le cui disposizioni devono essere considerate anche alla luce della direttiva 2009/24/CE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
In particolare, gli artt. 1 e 2, n. 8, della legge sul diritto d’autore riconoscono protezione ai programmi per elaboratore come opere letterarie, purché originali e risultanti dalla creazione intellettuale dell’autore. La tutela riguarda la forma di espressione del programma e non si estende, in quanto tali, alle idee e ai principi che ne sono alla base.
Nell’ambito di tale disciplina, l’art. 64-bisindividua le principali facoltà riservate al titolare dei diritti sul software, tra cui la riproduzione, la modifica e la distribuzione al pubblico del programma. Rimangono ferme le eccezioni e le limitazioni previste dalla legge, in particolare dagli artt. 64-tere 64-quater.
Per quanto riguarda la circolazione dei diritti, l’art. 107 della medesima legge ammette il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica nei modi e nelle forme consentiti dall’ordinamento. Il successivo art. 110 stabilisce, inoltre, che la trasmissione di tali diritti deve essere provata per iscritto: si tratta di una disposizione centrale per comprendere l’importanza della formalizzazione della cessione software.
A queste norme si affiancano le disposizioni del codice civile relative alla formazione, all’interpretazione e all’esecuzione dei contratti. A seconda del contenuto dell’accordo, possono assumere rilievo anche le regole previste per il rapporto nel quale la cessione software si inserisce, come uncontratto d’opera o di appalto avente a oggetto lo sviluppo del programma.
Che cos’è la cessione software? Le differenze rispetto alla licenza d’uso
Con il contratto di cessione software, un soggetto, denominatocedente, trasferisce a un altro soggetto, denominatocessionario, tutti o alcuni dei diritti di utilizzazione economica di cui è titolare su un programma per elaboratore.
Il cessionario acquista, pertanto, la titolarità dei diritti oggetto dell’accordo, secondo l’estensione e i limiti pattuiti. Il trasferimento può riguardare specifiche modalità di sfruttamento del programma ed essere disciplinato, nei limiti consentiti dall’ordinamento, anche sotto il profilo territoriale e temporale.
La cessione software può rispondere all’interesse di un’impresa a disporre del programma per svilupparlo, modificarlo o valorizzarlo commercialmente. La possibilità di compiere tali attività dipenderà, tuttavia, dai diritti effettivamente trasferiti e dal contenuto dell’accordo concluso con il cedente.
Diversa è la funzione del contratto dilicenza d’uso, mediante il quale il titolare autorizza un altro soggetto a utilizzare o sfruttare il software secondo le condizioni stabilite, senza che ciò comporti, di per sé, il trasferimento della titolarità dei diritti sul programma.
La licenza può essere esclusiva o non esclusiva e avere un contenuto più o meno ampio: può consentire l’utilizzo del programma per determinate finalità oppure attribuire ulteriori facoltà, come quella di autorizzare terzi, ove ciò sia previsto dall’accordo. Restano ferme le facoltà che la legge riconosce al legittimo utilizzatore.
Occorre, inoltre, distinguere la cessione dei diritti dalla consegna di una copia del software. L’art. 109 della legge sul diritto d’autore stabilisce, infatti, che la cessione di uno o più esemplari dell’opera non comporta, salvo patto contrario, la trasmissione dei relativi diritti di utilizzazione. La disponibilità di una copia non è, dunque, sufficiente a dimostrare che il destinatario abbia acquisito tali diritti.
La distinzione assume particolare rilievo quando un’impresa commissiona lo sviluppo di un programma o acquisisce un applicativo da un fornitore. In tali circostanze, per stabilire quali diritti spettino alle parti, occorre esaminare il contenuto degli accordi, le prestazioni previste e la disciplina applicabile al rapporto.
La titolarità dei diritti sul software: dipendenti, sviluppatori esterni e terzi
Per stabilire se e in quali termini possa essere concluso un contratto di cessione software, occorre anzitutto verificare a chi spettino i diritti di utilizzazione economica sul programma. Tale accertamento richiede di distinguere la posizione dell’autore, che ha apportato il contributo creativo, da quella del soggetto titolare dei diritti patrimoniali di sfruttamento.
Una disciplina specifica è prevista per il software realizzato nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato. L’art. 12-bisdellalegge sul diritto d’autorestabilisce che, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma creato dal dipendente nell’esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. Al lavoratore permane, invece, il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera.
Più articolata è la questione del software la cui realizzazione sia affidata a professionisti o sviluppatori esterni. L’art. 12-bissi riferisce espressamente al lavoratore dipendente; tuttavia, la giurisprudenza di merito ne ha in alcuni casi applicato i principi in via analogica anche al lavoro autonomo, riconoscendo al committente, salvo diverso accordo, la titolarità originaria dei diritti di utilizzazione economica sul programma commissionato.
La verifica diviene ancor più importante quando alla realizzazione del programma abbiano contribuito più soggetti oppure siano state integrate componenti preesistenti o soggette a licenze di terzi. In tali ipotesi, occorre accertare l’origine dei diversi elementi e le condizioni che ne consentono l’utilizzo.
Una cessione software predisposta con attenzione dovrà, dunque, tenere conto della provenienza del programma e dei diritti effettivamente disponibili in capo al cedente, così da individuare con chiarezza l’oggetto del trasferimento e prevenire contestazioni sulla sua titolarità.
Cessione software e forma scritta: l’importanza della prova
Un aspetto decisivo della cessione software riguarda la prova dell’avvenuto trasferimento dei diritti. L’art. 110 della legge sul diritto d’autore prescrive che«la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto». In termini analoghi, l’art. 2581 del codice civile richiede la prova scritta del trasferimento dei diritti di utilizzazione per atto tra vivi.
La scrittura è richiesta, dunque, a fini probatori (ad probationem) e non, in via generale, quale requisito di validità del contratto (ad substantiam). Ciò significa che, qualora la cessione software sia stata effettivamente concordata e ricorrano gli altri presupposti richiesti, la sola mancanza di un contratto scritto non ne determina automaticamente la nullità.
Tale distinzione non elimina, tuttavia, le difficoltà che possono sorgere in caso di contestazione. In una controversia tra cedente e cessionario, la parte che intenda far valere il trasferimento deve poterlo dimostrare. La prova testimoniale incontra i limiti previsti dall’art. 2725 del codice civile, salvo le eccezioni applicabili; possono invece assumere rilievo, nei casi consentiti, altri mezzi di prova, come la confessione o il giuramento.
La prova scritta non deve necessariamente coincidere con un documento unico denominato “contratto di cessione”: può risultare anche da altra documentazione idonea a dimostrare l’accordo. Quando si tratta di comunicazioni o documenti informatici, la loro efficacia deve essere valutata secondo le regole applicabili, tenendo conto delle caratteristiche e della provenienza del documento.
Occorre, inoltre, distinguere la trasmissione dei diritti dalle ipotesi in cui essi sorgano direttamente in capo al committente. La Corte di cassazione ha chiarito che l’art. 110 l.d.a. non si applica quando, in ragione del rapporto di appalto, l’acquisto dei diritti è a titolo originario e non si realizza un trasferimento.
La formalizzazione rimane, in ogni caso, una cautela importante: consente di individuare il programma e l’estensione dei diritti attribuiti, riducendo le incertezze sull’assetto concordato. Una fattura, la consegna del programma o il pagamento del corrispettivo non necessariamente chiariscono, da soli, se le parti abbiano voluto una cessione software e quali diritti ne siano oggetto.
Quali diritti possono essere trasferiti con la cessione software
Il contratto di cessione software può avere a oggetto tutti i diritti di utilizzazione economica sul programma oppure soltanto alcune delle facoltà che li compongono. La scelta dipende dagli interessi delle parti e dai diritti di cui il cedente può effettivamente disporre.
Tra le facoltà di particolare rilievo vi è il diritto di riproduzione del programma, che comprende la realizzazione di copie, permanenti o temporanee, totali o parziali. A esso si affiancano i diritti di traduzione, adattamento, trasformazione e modifica del software, nonché di riproduzione del programma risultante da tali interventi.
L’individuazione di queste facoltà è rilevante quando il cessionario intenda sviluppare nuove funzionalità, adattare il programma alle proprie esigenze oppure affidarne l’evoluzione a soggetti terzi.
La cessione software può comprendere anche il diritto di distribuzione al pubblico del programma o delle sue copie, inclusa la locazione, nonché la possibilità di autorizzare terzi all’utilizzo, nei limiti dei diritti acquisiti e degli accordi applicabili. Si tratta di facoltà distinte, la cui estensione deve essere definita con attenzione.
Per evitare incertezze, è opportuno precisare le modalità di sfruttamento attribuite al cessionario, l’eventuale ambito territoriale e temporale del trasferimento e le versioni del programma interessate. Occorre, inoltre, individuare le componenti preesistenti o appartenenti a terzi e verificare se il loro utilizzo rimanga soggetto a specifiche licenze.
L’esercizio dei diritti acquisiti deve comunque coordinarsi con le limitazioni previste dalla legge. Ad esempio, l’art. 64-tertutela la possibilità, per chi abbia diritto di utilizzare una copia del programma, di effettuare una copia di riserva quando questa sia necessaria per l’uso.
Dai diritti patrimoniali devono essere distinti i diritti morali dell’autore, che sono inalienabili e permangono anche dopo la cessione. Tra essi rientrano il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e quello di opporsi alle modificazioni che possano pregiudicare l’onore o la reputazione dell’autore. La permanenza di tali prerogative non esclude, di per sé, gli interventi sul software compresi nelle facoltà trasferite, nel rispetto della disciplina applicabile.
Le clausole principali del contratto di cessione software
La redazione di un contratto di cessione software richiede una precisa individuazione del programma e dei diritti che le parti intendono trasferire. Il contenuto dell’accordo deve essere calibrato sulle caratteristiche dell’operazione e sulle esigenze del cedente e del cessionario.
Anzitutto, è opportuno identificare il software oggetto della cessione, specificandone la versione, i moduli e gli ulteriori elementi compresi nell’accordo. Un’adeguata descrizione, eventualmente accompagnata da un allegato tecnico, permette di distinguere il programma trasferito dalle componenti che le parti intendano escludere.
La disciplina della cessione dovrà precisare i diritti di utilizzazione economica attribuiti al cessionario e il momento in cui il trasferimento è destinato a produrre effetti. Le parti potranno inoltre regolare l’eventuale corrispettivo, le modalità di pagamento e, se concordato, il collegamento tra il trasferimento, il collaudo o il pagamento stesso.
Particolare attenzione merita la consegna del codice sorgente. L’accordo dovrebbe chiarire se, quando e con quali modalità esso debba essere messo a disposizione del cessionario, insieme alla documentazione e alle informazioni tecniche necessarie per l’installazione, la gestione e lo sviluppo del programma..
È inoltre opportuno individuare le componenti preesistenti e quelle appartenenti a terzi, comprese le librerie distribuite con licenzeopen source. Il contratto potrà specificare quali elementi siano inclusi nella cessione e quali, invece, rimangano soggetti alle rispettive condizioni di licenza.
Un ulteriore profilo riguarda le dichiarazioni e garanzie del cedente sulla disponibilità dei diritti trasferiti e sull’eventuale esistenza di vincoli o pretese di terzi. Le parti potranno disciplinare le rispettive responsabilità e prevedere, ove appropriato, impegni di manleva.
Infine, quando la cessione software si accompagna ad altre prestazioni, è utile regolare distintamente le eventuali attività di collaudo, assistenza e manutenzione, precisandone contenuto, durata e costi.
Mancata formalizzazione della cessione software: ci sono rischi?
La mancata o incompleta formalizzazione della cessione software è foriera di determinati rischi.
Un primo rischio è rappresentato dall’insorgere di controversie sull’estensione dei diritti. L’impresa potrebbe ritenere di poter modificare il software, affidarne lo sviluppo a un diverso fornitore o concederlo ai propri clienti, mentre lo sviluppatore potrebbe sostenere di averne autorizzato soltanto un utilizzo circoscritto.
Un problema distinto riguarda la disponibilità del codice sorgente e della documentazione tecnica. Anche quando all’impresa spettino i diritti sul programma, la mancanza degli elementi necessari per intervenire sul codice può rendere difficoltosa la correzione degli errori o la prosecuzione dello sviluppo, soprattutto se il rapporto con il fornitore si interrompe.
L’assenza di una disciplina dettagliata può inoltre rendere più difficile ricostruire la provenienza delle componenti incorporate nel programma e verificare le condizioni delle licenze di terzi. Ciò assume rilievo qualora l’impresa intenda modificare o distribuire il software, attività da valutare anche alla luce dei diritti e degli obblighi relativi a tali componenti.
Le incertezze sulla cessione software possono, infine, emergere nelle operazioni di investimento o di acquisizione societaria. Durante le verifiche preliminari, investitori e potenziali acquirenti possono richiedere la documentazione relativa alla titolarità del programma e ai rapporti con gli sviluppatori. Eventuali lacune possono allungare le verifiche, comportare richieste di ulteriori garanzie e incidere sulla valutazione dell’operazione.
Assistenza legale in materia di cessione software
La cessione software serve per disciplinare la circolazione dei diritti su un programma informatico e definirne le possibilità di utilizzazione economica.
Affinché l’operazione risponda alle sue finalità, è opportuno valutare il ruolo che il programma assumerà nell’organizzazione e nel modello commerciale dell’impresa. Le esigenze di chi utilizza un applicativo per attività interne possono essere diverse da quelle di chi intende sviluppare un prodotto, integrarlo in altri sistemi o metterlo a disposizione di terzi. L’assetto contrattuale dovrà essere coerente con tali obiettivi e con i diritti di cui il cedente dispone.
Il nostro Studio Legale presta assistenza in materia didiritto d’impresaediritto delle nuove tecnologie, con particolare riferimento alla contrattualistica informatica e alla tutela della proprietà intellettuale e industriale. Lo Studio affianca imprese e professionisti nella predisposizione, negoziazione e revisione degli accordi relativi al software.
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