In cosa consiste l’opposizione alla registrazione del marchio? Come si svolge la relativa procedura?
Il Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005, di seguito “Codice” o “CPI”), all’art. 15, stabilisce espressamente che «i diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione» e precisa che «gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda».
Tale effetto costitutivo rende particolarmente rilevante il controllo, preventivo e successivo al deposito, sulla validità della domanda di marchio. Non ogni segno, infatti, può essere validamente registrato, poiché il Codice richiede la sussistenza di specifici presupposti di registrabilità, tra cui assumono particolare rilievo la novità, la capacità distintiva e l’assenza di diritti anteriori di terzi.
In un precedente approfondimento sono state esaminate le modalità operative attraverso cui procedere alla registrazione del marchio d’impresa. Questo contributo si concentra, invece, sulla diversa e complementare prospettiva dell’opposizione alla registrazione, disciplinata dagli artt. 174 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale.
Vogliamo pertanto offrire una sintesi ragionata della procedura di opposizione alla registrazione, illustrandone i presupposti, i soggetti legittimati, i motivi azionabili, i termini procedimentali e gli effetti della decisione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.
I presupposti della registrazione del marchio ex art. 7 CPI
In tanto può esservi opposizione alla registrazione in quanto vi sia stata una domanda di marchio ritenuta astrattamente registrabile dall’Ufficio italiano brevetti e marchi. Prima di esaminare il conflitto tra il segno richiesto e i diritti anteriori di terzi, occorre richiamare i presupposti generali che consentono a un segno di accedere alla tutela propria del marchio d’impresa.
Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 7 CPI, il quale dispone che «possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni», indicando, a titolo esemplificativo, «le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche».
La norma, tuttavia, non attribuisce protezione a qualsiasi segno in quanto tale, ma subordina la registrabilità alla sussistenza di una duplice condizione. Il segno deve essere, da un lato, idoneo «a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese» e, dall’altro, deve poter essere rappresentato nel registro «in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare».
Questa impostazione assume rilievo anche rispetto all’opposizione alla registrazione, poiché il procedimento oppositivo si innesta su una domanda che ha già superato una prima verifica di registrabilità formale e sostanziale.
L’opposizione non si sostituisce integralmente all’esame dell’Ufficio, ma consente ai soggetti titolari di specifici diritti anteriori di far emergere l’esistenza di un conflitto giuridicamente rilevante tra il marchio richiesto e segni già protetti o comunque anteriori.
Novità del marchio e opposizione alla registrazione: il ruolo dell’art. 12 CPI
Tra i presupposti della registrazione assume un rilievo, anzitutto, il requisito della novità del marchio, disciplinato dall’art. 12 CPI. La novità non deve essere intesa come assoluta originalità creativa del segno, ma come assenza di anteriorità giuridicamente rilevanti idonee a impedire la valida acquisizione di un diritto esclusivo.
In altri termini, il marchio può essere registrato soltanto se, alla data di deposito della domanda, non interferisce con segni distintivi anteriori già registrati, depositati, notoriamente conosciuti o comunque utilizzati nell’attività economica da terzi, nei limiti previsti dalla legge.
L’art. 12 CPI stabilisce, infatti, che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che, alla data del deposito della domanda, «siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi» altrui, quando, a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità tra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
La medesima logica opera anche rispetto a ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nome a dominio usato nell’attività economica o altro segno distintivo adottato da altri, ove ricorra un rischio di confusione per il pubblico.
Il requisito della novità è il principale punto di collegamento tra disciplina sostanziale del marchio e procedura di opposizione alla registrazione. Invero, attraverso l’opposizione, il titolare di un diritto anteriore può contestare la domanda successiva quando ritenga che il nuovo segno sia identico o simile al proprio marchio e venga richiesto per prodotti o servizi identici o affini.
Capacità distintiva del marchio e limiti alla registrazione
La capacità distintiva è un ulteriore presupposto per la registrazione del marchio. Se la novità riguarda il rapporto tra il segno richiesto e le anteriorità di terzi, la capacità distintiva attiene invece alla struttura intrinseca del segno e alla sua idoneità a svolgere la funzione tipica del marchio, ossia distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli provenienti da altre imprese.
L’art. 13 CPI dispone espressamente che «non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo» e individua, in particolare, due categorie di segni non registrabili: quelli «divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio» e quelli costituiti «esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono».
La norma menziona, tra le indicazioni descrittive, quelle che possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, ovvero altre caratteristiche del prodotto o servizio.
Un aspetto va subito chiarito: la carenza originaria di distintività attiene normalmente all’esame d’ufficio e può essere segnalata mediante osservazioni dei terzi ai sensi dell’art. 175 CPI. L’opposizione alla registrazione, invece, è lo strumento attraverso il quale determinati soggetti fanno valere posizioni giuridiche anteriori e qualificate.
Osservazioni dei terzi e opposizione alla registrazione
Nell’iter procedura della registrazione, occorre tener distinte osservazioni dei terzi dalla opposizione alla registrazione in senso stretto, poiché si tratta di strumenti diversi per presupposti, funzione e conseguenze procedimentali.
Entrambi intervengono nella fase amministrativa dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi, ma rispondono a logiche differenti: le osservazioni mirano a sollecitare l’esercizio dei poteri di controllo dell’Ufficio, mentre l’opposizione introduce un vero contraddittorio tra il richiedente e il soggetto che invoca un diritto anteriore.
L’art. 175 CPI prevede che qualsiasi interessato possa indirizzare all’Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d’ufficio dalla registrazione. La norma chiarisce che il soggetto che presenta osservazioni non diventa parte del procedimento e non assume una posizione processuale assimilabile a quella dell’opponente. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono comunicate dall’Ufficio al richiedente, il quale può presentare le proprie deduzioni entro trenta giorni.
L’opposizione alla registrazione, disciplinata dall’art. 176 CPI, ha invece una natura più propriamente “contenziosa”, perché può essere proposta soltanto dai soggetti legittimati ai sensi dell’art. 177 CPI e deve fondarsi su specifici impedimenti relativi o su diritti anteriori qualificati. Mentre le osservazioni consentono di segnalare all’Ufficio ragioni ostative rilevabili d’ufficio, l’opposizione permette al titolare di un marchio anteriore, di una domanda anteriore o di altra posizione giuridica tutelata di impedire la registrazione di un segno successivo interferente.
Opposizione alla registrazione ex art. 176 CPI: termini, forma e contenuto dell’atto
Il procedimento di opposizione alla registrazione è contenuto nell’art. 176 CPI. La norma attribuisce ai soggetti legittimati ai sensi dell’art. 177 CPI la possibilità di reagire alla domanda di registrazione di un marchio quando ritengano che essa interferisca con un proprio diritto anteriore o con una delle cause ostative azionabili nel procedimento oppositivo.
L’opposizione alla registrazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, in forma scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi. Tale termine decorre, a seconda dei casi, dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione ritenuta registrabile, dalla data di pubblicazione della registrazione quando la domanda non sia stata previamente pubblicata.
La previsione di un termine conferma la natura acceleratoria e selettiva del procedimento di opposizione alla registrazione. Il titolare del diritto anteriore deve monitorare tempestivamente le domande pubblicate e intervenire entro la finestra temporale stabilita dalla legge, poiché il decorso del termine impedisce di utilizzare lo strumento oppositivo, ferma restando, ove ne ricorrano i presupposti, la possibilità di agire successivamente con altri rimedi.
Quanto al contenuto, l’art. 176 CPI richiede che l’opposizione riguardi una sola domanda o registrazione di marchio, sia redatta in lingua italiana e contenga l’identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda o della registrazione contestata, nonché i prodotti e servizi contro cui l’opposizione è proposta. L’atto deve inoltre individuare il marchio o il diritto anteriore dell’opponente e indicare i motivi sui quali si fonda la contestazione.
Chi può proporre opposizione alla registrazione: la legittimazione
La procedura di opposizione alla registrazione presuppone una specifica legittimazione attiva. Il Codice della Proprietà Industriale distingue, infatti, tra le osservazioni dei terzi, che possono essere presentate da qualsiasi interessato senza assunzione della qualità di parte, e l’opposizione, che può essere proposta soltanto dai soggetti espressamente individuati dall’art. 177 CPI.
La norma stabilisce che sono legittimati all’opposizione, anzitutto, il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore e il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza.
La legittimazione spetta, inoltre, al licenziatario dell’uso esclusivo del marchio, nonché alle persone, agli enti e alle associazioni titolari dei diritti relativi a nomi, ritratti e segni notori ai sensi dell’art. 8 CPI.
I principali motivi di opposizione alla registrazione
La opposizione alla registrazione non può essere fondata su qualsiasi profilo di invalidità del marchio richiesto, ma soltanto sui motivi espressamente ammessi dal Codice della Proprietà Industriale. L’art. 176, comma 5, CPI stabilisce che con l’opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione previsti dall’art. 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f).
Il motivo più ricorrente di opposizione alla registrazione è rappresentato dal rischio di confusione con un marchio anteriore. L’art. 12 CPI esclude la registrabilità dei segni identici o simili a un marchio già registrato nello Stato, o con efficacia nello Stato, per prodotti o servizi identici o affini, quando «a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni».
L’opposizione alla registrazione può assumere rilievo anche in presenza di marchi anteriori dotati di rinomanza. In tale ipotesi, l’art. 12 CPI estende la tutela anche ai prodotti o servizi non affini, quando l’uso del marchio successivo, senza giusto motivo, trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore, oppure recherebbe pregiudizio agli stessi.
Procedimento di opposizione alla registrazione e decisione dell’UIBM
Una volta depositata l’opposizione alla registrazione, il procedimento dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi si sviluppa secondo una sequenza volta a garantire il contraddittorio tra l’opponente e il richiedente la registrazione.
L’art. 178 CPI prevede che l’Ufficio, verificate la ricevibilità e l’ammissibilità dell’opposizione, comunichi l’opposizione alle parti con l’avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla comunicazione. Tale termine può essere prorogato su istanza comune delle parti, secondo quanto previsto dalla disciplina attuativa.
In mancanza di accordo, il procedimento di opposizione alla registrazione prosegue con la fase contenziosa. Il richiedente, ricevuta la documentazione depositata dall’opponente, può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine fissato dall’Ufficio. Nel corso del procedimento, l’UIBM può inoltre invitare le parti a produrre ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni, entro un termine non superiore a trenta giorni e non prorogabile, così da acquisire gli elementi necessari alla decisione.
Particolare importanza assume la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore. L’art. 178, comma 4, CPI stabilisce che, su istanza del richiedente, l’opponente che fondi l’opposizione alla registrazione su un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito o di priorità del marchio contestato deve fornire documenti idonei a provare l’uso effettivo del marchio, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi sui quali l’opposizione si fonda, nel quinquennio precedente. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’istanza, l’opposizione è respinta.
All’esito del procedimento, l’Ufficio decide se accogliere o respingere l’opposizione alla registrazione. Ai sensi dell’art. 178, comma 7, CPI, l’UIBM accoglie l’opposizione respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte, qualora risulti che il marchio non possa essere registrato per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi indicati nella domanda. In caso contrario, l’opposizione viene respinta.
La decisione può inoltre incidere anche sul piano economico, poiché il comma 7-bis prevede che, con il provvedimento conclusivo, l’Ufficio ponga a carico del richiedente soccombente il rimborso dei diritti di opposizione e, a domanda, le spese di rappresentanza professionale nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile.
Assistenza legale in materia di proprietà industriale
La corretta gestione dell’opposizione alla registrazione richiede un’attenta valutazione preliminare del marchio contestato, dei prodotti o servizi rivendicati, della forza distintiva del segno anteriore, della documentazione disponibile e, se necessario, della prova dell’uso effettivo del marchio.
Il nostro Studio Legale presta assistenza in materia di diritto dell’innovazione e della proprietà industriale, con particolare riguardo alla protezione dei marchi.
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